상표 출원 시에 우선권주장을 할 수 있습니까?

디자인등록출원한 디자인을 등록 받기 위해서는 디자인의 성립요건을 충족하여야 하고,

1. 신규성
2. 창작성
3. 공업상 이용가능성 등을 충족하여야 합니다
4. 확대된 선출원주의에 위배되지 말아야 합니다(디자인보호법 제5조).

그러나 이와 같은 요건을 충족한 디자인 또는 이와 유사한 디자인이 2이상 출원된 경우에는 가장 먼저 출원한 자만이 등록 받을 수 있습니다. 

다만, 디자인무심사등록출원 된 디자인에 대해서는 위의 등록요건 중 1) 신규성, 2) 창작성, 3) 확대된 선출원주의 등을 심사하지 않는 방식의 심사와 1) 성립요건, 2) 공업상이용가능성, 3) 부등록사유 해당여부 등만을 심사하여 등록을 하고 있습니다.

앞에서 설명한 디자인의 등록요건을 갖춘 디자인이라 할지라도 다음의 경우에는 등록될 수 없습니다(디자인보호법 제6조).

1. 국기, 국장, 군기, 훈장, 기장, 기타 공공기관 등의 표장과 외국의 국기, 국장 또는 국제기구 등의 문자나 표지와 동일 또는 유사한 디자인
2. 공공의 질서나 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 디자인
   – 국가원수의 초상 및 이에 준한 것
   – 특정국가 또는 그 국민을 모욕하는 것
   – 저속, 혐오, 기타 사회 일반적 미풍양속에 반하는 것
   – 인륜에 반하는 것
   – 기타 국제 신뢰관계 및 공정한 경쟁 질서를 문란하게 할 염려가 있는 디자인
3. 타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인
   – 타인의 저명한 상표, 서비스표, 단체표장 및 업무표장을 디자인으로 표현 한 것(입체상표 포함)
   – 비영리법인의 표장을 디자인으로 표현한 것 라. 물품의 기능을 확보하는데 불가결한 형상만으로 된 디자인
   – 물품의 기능은 기술적 기능을 의미하며
   
   • 물품의 기술적 기능을 확보하기 위해 필연적으로 정해진 형상(필연적 형상)으로 이루어진 디자인
   • 물품의 호환성 확보 등을 위해 표준화된 규격에 의하여 정해진 형상(준 필연적 형상)으로 이루어진 디자인
   은 등록 받을 수 없습니다.
4. 디자인등록 출원 전에 외국에서 공지(公知)된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인 ※ 우리나라 디자인보호법은 디자인이 출원 전에 국내 또는 국외에서 널리 알려진 경우에는 신규성을 상실한 것으로 규정하고 있으므로, 우리나라에는 알려져 있지 않더라도 디자인등록 출원 전에 외국에서 공지(公知)된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인은 등록 받을 수 없습니다.

※ 디자인등록 요건에 관한 자세한 사항은 ‘특허청홈페이지 (http://www.kipo.go.kr) ▶ 지식재산제도 ▶ 상표/디자인 ▶ 디자인의 이해를 참고하시기 바랍니다.

도면은 디자인의 보호범위 해석의 1차적 기준이므로 보정이 거의 허용되지 않습니다. 따라서 처음부터 완벽하게 작성해야 합니다.

디자인등록출원서에 첨부되는 도면은 디자인법 시행규칙 별지 제3호(입체디자인 도면) 및 제3호의 2(평면디자인 도면) 서식에 의해 작성하며 농묵 또는 제도용 흑색잉크로 선명하게 도시하여야 합니다.

디자인일부심사등록제도는 유행성이 강하고 라이프 사이클이 짧은 물품에 대하여 “기본요건만 심사”하여 등록시키는 제도로 등록까지는 평균 3개월이 걸립니다.

디자인무심사의 대상이 되는 물품은 디자인물품분류에 무심사디자인이라고 명기되어 있습니다.

아래의 물품분류가 디자인무심사대상이 됩니다(디자인보호법 제2조 5호).

무심사 대상물품으로는

• M1(직물지, 편물지, 합성수지지)
• B1(의복류)
• C1(침구, 마루깔개, 커튼)
• F3(사무용지제품, 인쇄물)
• F4(포장지, 포장용 용기)

등이 있습니다.

기타 물품에 대해서는 디자인심사등록출원으로 하셔야 됩니다.

디자인은 특허나 실용신안과 같이 심사청구(기술평가)제도가 존재하지 않습니다.

그러나 디자인출원이 공개된 이후에 출원인이 아닌 자가 업으로 출원된 디자인을 실시한다고 인정되는 경우나 대통령령이 정하는 디자인출원으로 긴급처리가 필요하다고 인정되는 경우에는 우선심사 신청을 하실 수는 있습니다(디자인보호법 제30조에서 준용, 특허법 제61조).

※ 정확한 분류 확인은 특허청 홈페이지(http://www.kipo.go.kr) ▶ 지식재산제도 ▶ 분류코드조회 ▶ 디자인분류코드에서 확인 가능합니다.(2016년 현재)

디자인출원 후에 의견제출통지서를 받은 경우에는 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있는데 의견서는 출원인의 의견을 개진하는 것이고, 보정서는 출원인이 제출한 디자인출원서의 내용을 정정하거나 삭제하는 경우에 제출합니다.

이러한 의견서나 보정서를 제출하는 경우에 “의견서” 또는 “도면보정서”를 특허청 홈페이지 민원서식란에서 다운로드 받아 작성하시거나 전자출원소프트웨어를 이용하여 작성하시면 됩니다.

• 디자인심사등록출원서 서면제출시 - 기본료 : 70,000원
• 무심사일 경우 - 기본료 : 55,000원
• 가산료 - 복수디자인의 경우 1디자인 초과마다 55,000원 가산됩니다(특허료 등의 징수규칙 제6조).
• 창작자와 출원인이 동일한 개인인 경우 70% 감면 적용하여 30%만 납부하면 됩니다.
• 우편 제출시 수수료는 우체국통상환으로 교환하여 출원서와 함께 동봉하면 됩니다(특허료 등의 징수규칙 제8조).
• 보정서 제출시
  제출방법이 서면인 경우 : 13,000원
  온라인인 경우 : 3,000원
• 참고로,
  디자인비밀보장청구료 - 1디자인마다 : 20,000원
  디자인심사등록출원공개 신청료 - 매건 24,000원입니다.

※ 디자인심사등록출원인만 자기의 디자인등록출원에 대한 공개신청을 할 수 있도록 하던 것을 심사, 무심사 대상출원여부를 불문하고 모두 출원공개신청 할 수 있도록 2005년 7월 1일로 개정되었습니다(디자인보호법 제23조의2 제1항).

상표의 가장 중요한 기능은 자타상품식별기능이기 때문에 상표로 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 합니다.

상표법 상 식별력이라 함은 거래자나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말합니다. 일반적으로 부르기 쉽고, 기억하기 쉬우며, 오랫동안 기억되며, 또 다른 상표와 구별하기 쉽고, 광고, 선전 등에 유용한 것 등을 고려하는 것이 좋습니다.

또한 상표는 기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것 및 이들 각각에 색채를 결합하여 이루어질 수 있습니다. 따라서 문자와 로고를 각각 별개의 상표로 하여 출원하실 수도 있고, 문자와 로고를 결합하여 하나의 상표로 출원하실 수도 있습니다.

상표법 제6조 제1항의 규정에 의거 아래와 같은 경우엔 상표로 등록할 수 없습니다.

1. 가. 그 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
   예) 지정상품 “자동차”에 상표 “CAR”, 지정상품 “피복”에 상표 “청바지” 등
2. 나. 그 상품에 대하여 관용하는 상표
   예) 지정상품 “청주”에 상표 “정종”, 지정상품 “과자”에 상표 “깡” 등
3. 다. 그 상품에 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격, 생산방법, 가공방법, 사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 만으로 된 상표
   예) 지정상품 “인삼”에 상표 “금산” 전 상품에 상표 “품질보증”, 지정상품 “두부”에 상표 “콩” 등
4. 라. 현저한 지리적 명칭?그 약어 또는 지도만으로 된 상표
   예) 시, 군, 구의 명칭, 뉴욕, 종로학원, 장충동 왕족발 등
5. 마. 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
   예) 윤씨농방, 상사, 상점, 공업사, 회장, 사장 등
6. 바. 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
   예)
   • 문자상표인 경우에는 1자의 한글 또는 한자로 구성된 표장이거나 2자 이내의 기타 외국문자
   • 2개의 숫자를 결합하여 표시한 것, 1자의 외국문자와 1자의 숫자를 결합한 것
   • 흔히 사용되는 원형, 삼각형, 사각형, 마름모형이나 기호 또는 卍, 삼태극 등의 표장
   • 흔히 있는 공, 정육면체, 직육면체, 원기둥, 삼각기둥 등의 표장
7. 사. 제1호 내지 제6호외에 수요자가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가를 식별할 수 없는 상표
   예) http://, www, @, 통신업에 “CYBER”, 자료제공업에 “NEWS” 등

상표등록출원은 산업자원부령이 정하는 상품 류 구분 내에서 상표를 사용할 1 또는 2개 이상의 상품을 지정하여 상표마다 출원하여야 하는데 이를 1상표 1출원주의 원칙이라고 하며, 하나의 출원서로 동시에 2이상의 상표를 출원하는 것이 허용되지 않는다는 의미입니다. 2이상의 상표를 출원하려면 각각 따로 상표등록출원을 해야 합니다(상표법 제10조). 1상표 1출원주의 원칙은 신규 상표등록출원, 지정상품의 추가등록출원, 상표권의 존속기간갱신등록출원에 적용되는 기본 원칙입니다.

‘97 개정상표법’에 따라 98. 3. 1부터 1상표 1류 1출원주의 제도를 폐지하고 1상표 다류 1출원주의를 채택함에 따라 상표마다 출원하되 상표와 서비스업을 동시에 지정하여 출원할 수도 있게 되었습니다.

상표 출원일을 기준으로 먼저 출원한 자만이 상표등록을 받을 수 있도록 하는 것으로 상표법 “제8조 제1항”에서는 “동일 또는 유사한 상품에 사용할 동일 또는 유사한 상표에 관하여 다른 날에 2이상의 상표등록출원인이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있다.”라고 규정하고 있습니다(상표법 제8조 제1항).

조약에 의한 우선권주장만을 할 수 있습니다.
상표법상 조약에 의한 우선권제도(상표법 제20조)란 조약에 의하여 우리나라에 상표등록출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 국가(제1국)에 상표등록출원(이하 ‘선출원’)을 한 후 동일한 상표를 우리나라(제2국)에 상표등록출원(이하 ‘후출원’)하여 우선권을 주장하는 경우, 후출원에 대하여 상표법상의 일정 법규(제8조 선출원)의 적용시점을 선출원일로 보는 제도를 말하며, 이 원칙은 위의 조약 당사국에 우리나라 국민이 선출원을 하고 동일상표를 우리나라에 후출원하여 우선권을 주장할 때에도 같이 적용됩니다(상표법 제20조 제1항).

우선권을 주장하고자 하는 자는 우선권주장의 기초가 되는 최초의 출원일로부터 6월 이내에 출원하지 아니하면 이를 주장할 수 없으며, 우선권을 주장하고자 하는 자는 상표등록 출원 시에 상표등록 출원서에 그 취지 및 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 기재하여야 합니다.

우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인정하는 상표등록출원의 연월일을 기재한 서면과 상표 및 지정상품의 등본을 상표등록 출원일로부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 하며, 기간 내에 위의 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권주장은 효력을 상실합니다.

의견제출통지서 내용에 따라 의견을 제출하고자 하는 자는 의견제출통지서에 기재된 제출기간 내에 의견서 또는 서지사항(견본)보정서를 제출 할 수 있습니다. 의견서에는 의견내용을 증명하는 서류를 첨부하여 제출할 수 있으며, 출원서의 지정상품 등을 삭제 또는 정정하고자 하는 경우에는 서지사항보정서를 제출 할 수 있습니다(상표법 제23조).

서면 출원의 경우 1상품 류 구분마다 66,000원이며 온라인 출원의 경우 1상품 류 구분마다 56,000원입니다.
또한 존속기간갱신등록출원인 경우에는 신규출원료와 동일하고, 존속기간 갱신등록 추납기간인 경우에는 서면 출원의 경우 1상품 류 구분마다 95,000원(온라인 : 85,000원)입니다(특허료 등의 징수규칙 제5조).
※ 수수료에 대한 자세한 사항은 특허청 홈페이지 메인 화면의 『수수료정보』를 참고하시면 됩니다.

출원 당시에 일반인에게 알려지지 않아야 하며(신규성), 과거의 기술로부터의 발전성이 인정되어야 하며(진보성), 산업상 이용 가능성이 있어야 합니다(특허법 제29조 특허요건).

1. 「발명」일 것 : 특허법상의 발명이란 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것」을 말함.
   – 발명이 아닌 것: 계산법, 작도법, 암호작성방법, 컴퓨터프로그램(리스트)자체, 최면술, 과세방법, 영구기관 무한동력에 관한 발명 등
   
   
2. 산업상 이용가능성 (특허법 제29조 제1항 본문)
   – 「산업」은 기본적으로 공업 및 농업 및 임업 및 목축업 등 생산업 분야를 말하나 운수업, 교통업 등 보조적 산업분야도 포함함.
   – 「보험업 및 금융업」과 「의료업」은 산업에서 제외됨.
   – 산업성이 없는 발명: 「학술적 또는 실험적」으로만 이용될 수 있는 발명, 「발명개념」에 해당되지 않는 발명
   
   
3. 신규성 (특허법 제29조 제1항 제1?2호) : 발명에 대한 신규성 유무는 당해 특허 출원 시를 기준으로 판단하므로 발명이 공지된 이후에 특허출원을 한 때에는 원칙적으로 그 발명은 신규성을 상실한 것으로 봅니다. 출원 전에 존재하고 있는 것으로서 특허등록 되지 않은 기술적 창작이라 할지라도 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명 또는 국내?국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 대해서는 특허나 실용신안 등록을 받을 수 없습니다.
   
   
4. 진보성 (특허법 제29조 2항) : 진보성이 있는 발명이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원시의 공지발명으로부터 용이하게 발명 할 수 없는 정도의 창작의 난이도를 갖춘 발명을 말합니다.
   – 공지발명들의 단순한 「집합(aggregation)발명」은 진보성이 없고
   – 공지발명들의 「조합(combination)발명」은 진보성이 있는 경우가 있음.

특허출원하여 등록을 받은 경우에 특허권은 속지주의 원칙에 따라 국내에서만 독점, 배타적인 효력이 있습니다. 따라서, 외국에서 특허권을 행사하기 위해서는 해당 국가에 출원하여 등록을 받아야 합니다.

해외 특허출원은

(1)출원인이 해당 국가의 국내법에 따라 대리인을 선임하여 직접 출원하거나
(2)특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 의한 국제출원절차에 따라 한국 특허청에 출원하면서 등록을 원하는 국가를 지정하는 방법이 있습니다.

설정등록에 의하여 발생하며(법 제87조제1항), 여기서 특허권의 설정등록이라 함은 특허결정 또는 심결의 통지를 받은 출원인이 통지를 받은 날로부터 3개월 내에 또는 납기경과 후 6개월 내에 소정의 특허료를 납부하여 특허등록령 제 34조의 불수리사항에 해당되지 않으면 특허권이 발생하도록 하는 소위 신규등록으로서 이는 특허출원에 대한 최종절차를 말합니다. 특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지입니다(특허법 제88조). 또한, 특허권 존속기간의 말일이 공휴일에 해당된 때에는 익일로 만료되지 않고 그 공휴일에 만료됩니다.

필수적인 절차를 밟은 외에 추가적인 절차, 예를 들어 서류의 보정, 우선권주장, 우선심사청구 등을 밟는 경우에는 비용이 증가할 수 있습니다. 특허출원 시 필수적인 절차를 중심으로 수수료를 살펴보면 다음과 같습니다.

①먼저, 출원료는 서면 출원인 경우 기본료는 38,000원이며, 명세서 및 도면이 1면 마다 1,000원 가산됩니다.

②다음으로, 심사청구의 비용은 기본료 109,000원이며, 특허청구범위가 1항마다 32,000원 가산됩니다.

참고로, 수수료와 관련하여 더욱 상세한 내용은 특허청홈페이지(http://www.kipo.go.kr) 초기화면 우측상단의 “출원서비스고객-수수료정보”에서 확인해 볼 수 있으니 활용하시기 바랍니다.

특허법에 완전히 일치하거나 대부분 특허법을 준용하고 있으며, 특허의 대상인 발명과 기술적 사상의 창작을 보호한다는 점에서 제도적 취지가 같습니다. 즉 실용신안의 등록요건도 특허와 동일하게 산업상 이용성, 신규성, 진보성으로 규정되어 있습니다. 다만 진보성에 관한 등록요건은 실용신안법상 선행기술에 대비하여 고도할 필요는 없고, 그것이 출원 시를 기준으로 기술진보 속도의 범위에 들어 있으면 족합니다. 또한 특허법에서 규정하고 있는 “방법발명, 물질발명”은 실용신안 고안의 보호범위에 해당하지 않으므로 실용신안으로 등록 받을 수 없습니다.

대리인 없이 직접 출원이 가능합니다. 다만, 지정국에 그 번역문을 제출할 시에는 해당 국가의 국내법에 따라서 절차를 진행하셔야 합니다. 대부분의 국가에서는 출원인이 해당 국가에 주소나 영업소가 없는 경우에는 그 국가의 변리사를 대리인으로 선임하여 절차를 진행하도록 하고 있습니다

해외에서 특허를 받는 방법은 직접 해외에 출원하는 방법과 PCT 국제출원제도를 이용하는 방법이 있습니다.

≫개별 국가별 직접 출원

– 해외에 직접 출원할 경우, 선 출원일로부터 1년 안에 외국에 출원하여야 합니다.
이때 최초의 출원 날짜를 우선일이라고 하는데 이 우선일로부터 1년 내 출원하면 우선권 주장을 인정받을 수 있습니다.

≫PCT 국제출원

– PCT(특허협력조약 : Patent Cooperation Treaty) 국제출원이란 특허협력조약에 가입한 나라간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하기 위해 출원인이 자국특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT 국제출원서를 제출하면 바로 그 날을 각 지정국에 출원서를 제출한 것으로 인정받을 수 있는 제도를 말합니다.

수리관청이 정합니다.
한국특허청이 수리하는 국제출원언어는 국제출원서: 영어 또는 일어이고, 명세서: 국어, 영어, 일어입니다.