I. 사건: 무효２０１１－８００２６６（특허第３６９０８６４号）
（平成２５年７月３日：청구성립심결 → 지재고법에서 심결취소）
II.포인트:
1) 공동출원요건판단의 전제로서 기술지도에 관한 계약의 해석
2) 공동발명자의 인정 및 발명자라고 주장할 때의 입증책임
III. 사건의 개요
1) 심결과 판결의 개요
발명의 명칭[ 광촉매체의 제조법]으로 모인출원(권리 없는 사람이 출원했다는 의미) 및 공동권리자 위반을 이유로 무효심판이 청구되었다. 심결에서는 공동발명자가 빠졌다고 하여 무효라고 했는데, 판결에서는 이 심결을 취소했다. 결론은 공동출원위반이 아니고 무효가 아니다.
[기술지도관련발명의 취급에 관한 확인서]하는 계약서가 존재하고, 그 계약서의 제 1조: 소정의 [기술지도관련발명]에 해당한다는 전제로서 출원인인 2 회사는 제 2조의 [..독자로 행한 기술지도 관련발명에 관한 특허출원을 행하고자 할 때는 해당발명을 독자로 행하는 것에 대하여 사전에 지사(사가현)의 동의를 얻는 것으로 한다.]라는 규정이 있었고,
심판소도 법원도 모두 1조에 해당하지 않았고, 2조를 위반했다는 것을 인정하였다.
이에 심결은 공동출원위반으로 판단하였으나, 법원에서는 그러나, 2조를 위반하였다고 하여 사가현이 특허를 받을 권리를 얻는 다는 것이 아니라고 심결을 취소하였다.
2) 검토사항: 공동발명에 있어서 한 쪽의 의견이 이미 공지기술이라는 확인을 받을 필요도 있을 것 같다. 공동발명의 경우 계약서 등의 작성에 보다 주의를 하지 않으면 안될 것이다.
또한 이 계약서의 2조와 같이 해석이 어려운 경우, 즉, 구체적으로 무엇에 대하여 동의를 얻는 것인가? 출원? 이렇게 계약서의 규정에 대하여 다른 의견이 제시될 수도 있는 조항이 있어서는 안되며 모든 조항의 해석이 명백하여야 할 것이다.
한편, 공동출원위반 즉, 모인출원을 이유로 무효심판이 제기된 경우 입증책임은 특허권자에 있다는 결론이 나왔다.
3) 참고로 발명자가 되기 위해서는 「과제를 해결하기 위한 착상 및 그 구체화 과정에 있어서, 발명의 특징적부분의 완성에 창작적으로 기여한 자]이고, [발명의 특징적부분이란 특허청구의 범위에 기재된 발명의 구성 중, 종래기술에 보이지 않은 부분] 즉 해당 발명 특유의 과제해결수단을 기초하는(기여한) 부분을 말한다.(지재고법平成１９年(行ケ)第１０278号)
이 점에 관해서 화학분야에서는 （知財高裁平成 18 年（ネ）第 10020 号）도 참고할 만하다.
즉, 발명에는 해결과제의 제시, 해결수단을 제시, 과제해결의 확인의 3요소가 있고, 이중에 일반적으로 해결수단의 제시가 가장 중요하게 생각되어지지만, 화학분야에서는 과제해결의 확인이 중요하다고 한 사례
4) 참고로 소수설(2단계론)로서 발명의 성립과정을 착상의 제공과 착상의 구체화로 나누고 착상이 새로운가? 구체화가 자명한 정도인가? 등으로 판단하는 설도 있으나, 이 사건에서는 어느 설을 채택하건 C는 공동발명자가 아님은 명확하였다.
아무튼 발명자의 특정은 쉬운 일이 아니며, 직무발명제도에 의해 기업의 종업원에게 보상을 하였다고 하더라고, 심사과정에서 그 사람이 발명자에서 배제되어야 하는 경우도 생길 수 있고, 새 사람이 추가되는 경우도 있을 것이다. 쉽지않은 문제로 특허제도의 오래된 숙제가 되고 있다.
5)일본특허에 대한 내용이지만, 한국특허제도와 다를 바 없는 내용이므로 한국제도에 있어서도 참고할 만하다.
6) 검토시 참고판례-추후 내용을 정리하겠다.
最判平成１３年６月１２日（平成９年（オ）第１９１８号）（「生ゴ ミ処理装置」事件
大阪地判平成２２年１１月１８日（平成２１年（ワ）第２９７号） （「コンクリート脱塩用装置」事件）
知財高判平成１８年７月１９日（平成１８年（ネ）第１００２０号） （「洗浄処理剤」事件）
知財高判平成２５年３月２８日（平成２４年（行ケ）第１０２８０ 44 号）（「動態管理システム」事件）
東京地判平成２６年１２月２５日（平成２５年（ワ）第１０１５１ 号）（「カラーアクティブマトリックス型液晶表示装置」事件）
知財高判平成２９年１月２５日（平成２７年（行ケ）第１０２３０ 45 号）（「噴出ノズル管の製造方法」事件）
知財高判平成２０年５月２９日（平成１９年（ネ）第１００３７号） （損害賠償請求控訴事件）
東京地判平成１８年１月２６日（平成１４年（ワ）第８４９６号） （特許出願権譲渡対価請求事件）
작성자 일본변리사 정원기
