日本特許における共同発明に関する判決−審判実務者研究会報告書2017

Ｉ．事件：

無効２０１１−８００２６６（特許第３６９０８６４号）（平成２５年７月３日：請求成立審決 → 知財高裁にて審決取消）

ＩＩ．ポイント：

１）共同出願要件の判断の前提としての、技術指導に関する契約の解釈

２）共同発明者の認定、および発明者であると主張する場合の立証責任

ＩＩＩ．事件の概要

１）審決と判決の概要

発明の名称を「光触媒体の製造法」とする冒認出願（権利のない者が出願したという意味）および共同権利者違反を理由として、無効審判が請求された。審決では共同発明者が欠けているとして無効とされたが、判決ではこの審決が取り消された。結論として、共同出願違反ではなく、無効ではない。

「技術指導関連発明の取扱いに関する確認書」という契約書が存在し、その契約書の第１条：所定の「技術指導関連発明」に該当するという前提のもとで、出願人である２社が、第２条の「…独自に行った技術指導関連発明に関する特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて事前に知事（佐賀県）の同意を得るものとする。」という規定があり、

審判庁も裁判所も、いずれも第１条には該当しないとし、第２条に違反したことを認めた。

これに対し審決は共同出願違反と判断したが、裁判所では、しかし、第２条に違反したからといって佐賀県が特許を受ける権利を取得するわけではない、として審決を取り消した。

２）検討事項：共同発明においては、一方の意見が既に公知技術であるという確認を受けておく必要もありそうである。共同発明の場合には、契約書などの作成により一層の注意を払わなければならない。

また、この契約書の第２条のように解釈が難しい場合、すなわち、具体的に何について同意を得るのか？　出願か？　このように契約書の規定について異なる意見が提示され得る条項があってはならず、すべての条項の解釈が明白でなければならない。

一方で、共同出願違反すなわち冒認出願を理由として無効審判が提起された場合、立証責任は特許権者にあるという結論が出された。

３）参考までに、発明者となるためには「課題を解決するための着想およびその具体化の過程において、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者」であり、「発明の特徴的部分とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成のうち、従来技術に見られない部分」すなわち当該発明特有の課題解決手段の基礎となる（寄与した）部分をいう。（知財高裁平成１９年（行ケ）第１０278号）

この点に関して、化学分野では（知財高裁平成18年（ネ）第10020号）も参考になる。

すなわち、発明には、解決課題の提示、解決手段の提示、課題解決の確認という３要素があり、このうち一般的には解決手段の提示が最も重要と考えられるが、化学分野では課題解決の確認が重要であるとした事例である。

４）参考までに、少数説（２段階論）として、発明の成立過程を着想の提供と着想の具体化とに分け、着想は新しいか？　具体化は自明な程度か？　などで判断する説もあるが、本件ではいずれの説を採るとしても、Ｃが共同発明者でないことは明確であった。

いずれにせよ発明者の特定は容易なことではなく、職務発明制度により企業の従業員に補償を行ったとしても、審査の過程でその者が発明者から除外されるべき場合も生じ得るし、新たな者が追加される場合もあろう。容易でない問題であり、特許制度の古くからの課題となっている。

５）日本の特許に関する内容ではあるが、韓国の特許制度と変わるところのない内容であるため、韓国の制度においても参考になる。

６）検討時の参考判例−内容は追って整理する。

最判平成１３年６月１２日（平成９年（オ）第１９１８号）（「生ゴミ処理装置」事件）

大阪地判平成２２年１１月１８日（平成２１年（ワ）第２９７号）（「コンクリート脱塩用装置」事件）

知財高判平成１８年７月１９日（平成１８年（ネ）第１００２０号）（「洗浄処理剤」事件）

知財高判平成２５年３月２８日（平成２４年（行ケ）第１０２８０44号）（「動態管理システム」事件）

東京地判平成２６年１２月２５日（平成２５年（ワ）第１０１５１号）（「カラーアクティブマトリックス型液晶表示装置」事件）

知財高判平成２９年１月２５日（平成２７年（行ケ）第１０２３０45号）（「噴出ノズル管の製造方法」事件）

知財高判平成２０年５月２９日（平成１９年（ネ）第１００３７号）（損害賠償請求控訴事件）

東京地判平成１８年１月２６日（平成１４年（ワ）第８４９６号）（特許出願権譲渡対価請求事件）

執筆者　日本弁理士　鄭元基